合肥华诚商标事务有限公司

       本案要旨
　　
       在商标授权确权行政案件中，对在先商标权人提出的对其商标标志给予著作权保护的主张，应当从其是否属于文学、艺术或科学领域、是否具有独创性等方面考察其是否构成作品，对作品的认定不宜过于宽泛以致动摇整个商标法的保护体系。对于确属恶意抢注的，可以通过适当扩大类似商品范围来加以规制。

       案情
　 
       1997年，皮尔·安德鲁·西尼泽格（下称西尼泽格）获得第1021252号和第1104703号“és”商标（下称引证商标，商标图样相同）的注册，分别核定使用在第25类的鞋等商品和第28类的滑板等商品上。

        2001年，深圳市美特贸易有限公司（下称美特公司）提出第3038848号“és”商标（下称被异议商标，字母为浅绿色，见下图）的注册申请，指定使用在第25类的服装等商品上。
　
       西尼泽格对被异议商标提出异议。国家工商行政管理总局商标局（下称商标局）裁定被异议商标予以核准注册。

       西尼泽格不服提出复审。2010年3月29日，国家工商行政管理总局商标评审委员（下称商评委）会作出商评字〔2010〕第06162号《关于第3038848号“és”商标异议复审裁定书》（简称第6162号裁定）认为：一、被异议商标与引证商标不构成使用在类似商品上的相同商标。二、仅凭引证商标的两个手写体的外文字母组合，难以认定构成作品。西尼泽格提交的注册证等材料亦难以作为其就“és”享有在先著作权的充分证据。因此，裁定被异议商标予以核准注册。
　　
       西尼泽格不服，提起诉讼并提交了关于引证商标标志的《著作权登记证书》。美特公司也提交了关于被异议商标标志的《著作权登记证书》。

       判决
      
        北京市第一中级人民法院认为：被异议商标指定使用的服装等商品与引证商标核定使用的商品在功能、用途、生产原料、销售渠道等方面均不同，不构成同一种或类似商品。西尼泽格虽提交了其“és设计”著作权登记证书，但该证书的发证日期晚于被异议商标申请注册日期，且亦无其他证据佐证其在先享有“és”图形的著作权。因此，北京市第一中级人民法院判决：维持第6162号裁定。西尼泽格不服，提起上诉。北京市高级人民法院认为：被异议商标指定使用的服装等商品与引证商标核定使用的鞋、滑板等商品虽有一些差别，但生产部门和消费对象相同，在商标完全相同的情况下，容易产生混淆，因此西尼泽格关于被异议商标与两引证商标构成类似商品上的相同商标的上诉理由成立。引证商标图样的表现形式均较为普通，不构成作品而且由于西尼泽格和美特公司就相同的商标图样均提供了《著作权登记证书》，在没有其他相关证据的情况下，不能证明哪一方享有著作权。北京市高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（三）项之规定，判决：一、撤销原审判决；二、撤销商评委第6162号裁定；三、商评委重新就被异议商标作出异议复审裁定。

       评析

　　本案涉及在商标授权确权行政案件中一类特殊的在先著作权保护问题，之所以称之为“特殊”，是因为此类案件中主张在先著作权的依据是其在先商标标志，而且该商标标志在此之前基本上从未以作品的形态出现过或主张过。之所以出现以在先商标标志主张著作权的情况，是因为在后商标申请人提出注册申请的商标与在先商标完全相同或极为接近，可以认定其知道在先商标，但其申请商标指定使用商品与在先商标使用的商品有一定区别，在先商标权人依据商标法第二十八条、第二十九条提出的不予注册或无效请求会因商品不类似而得不到支持。在先商标权人只好改变策略，主张自己的商标标志构成著作权法保护的作品，由于对著作权的保护不考虑实际使用方式，因此无论抢注人在哪种商品上申请注册商标均可依据在先著作权使其无效。

　　商标法对商标的保护，原则上限于相同或类似商品、相同或近似商标，类似商品和近似商标的判断虽然要求考虑恶意、在先商标的知名度、是否构成混淆等因素，但这些因素往往需要提供相应的证据加以证明，实践中依据商标法第二十八条、第二十九条的规定处理在后商标申请时，对上述因素在决定是否构成类似、近似时存在主观随意性过大的现象，从而导致裁判结果的不一致，对在先商标权利的保护和对恶意抢注的制止都不够有力。著作权法对作品的保护只要能够确定作品形态及其归属即可给予保护。这种保护由于不考虑实际使用商品的类别，从而既可以避免了准许商标注册的结果与普通人的正义观相违背的恶劣社会效果，又统一了法律适用，成为在先商标权人愿意采用的一种方式。但是，通过支持保护在先著作权的主张而使在后商标无效或不予注册，却有可能导致商标注册秩序的混乱。因为著作权的保护不考虑实际使用方式，保护的力度比对已注册驰名商标的保护还要强，打破了商标法对商标权益实行有限保护的规则，使得前述保护商标权益的众多商标法条文也将成为具文。因此对于在先商标权人提出的对其商标标志给予著作权保护的主张，应当从其是否能够与公有领域相区分、是否属于文学、艺术或科学领域、是否具有独创性等方面考察其是否构成作品，对作品的认定不宜过于宽泛以致动摇整个商标法的保护体系。具体到本案，二审法院就认为，著作权法所保护的作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。作品所要求的独创性，应当体现作者个人选择、取舍和安排，这种选择、取舍和安排应当区别于公有领域的表达。西尼泽格主张著作权保护的是引证商标图样，其表现形式均较为普通，无法与公有领域的表达相区别，因此不属于著作权法所保护的作品。另外，即使构成作品，由于西尼泽格和美特公司就相同的商标图样均提供了《著作权登记证书》，而两证书所载明的著作权人不同，在双方均没有提交其他相关证据的情况下，不能证明哪一方对该商标图样享有著作权，也无法给予著作权保护。

　　要解决上述问题，应当从适当扩大恶意抢注情况下类似商品范围着手。具体到本案，二审法院就认为，被异议商标指定使用的服装等商品与引证商标核定使用的鞋、滑板等商品虽然在具体的原料、用途等方面具有一些差别，但两者的消费对象是相同的，而且在目前的商业环境下，一个厂商同时生产服装和鞋类产品，服装和鞋在同一渠道销售较为多见。同时被异议商标标志与引证商标标志完全相同，在这种情况下，如果被异议商标和引证商标在服装和鞋类商品上共存，容易使相关公众认为两商品是同一主体提供的，或者其提供者之间存在特定联系。因此，构成类似商品上的相同商标。